本文摘要：摘要:網(wǎng)絡沒有改變商標共存的制度基礎，商標可以在網(wǎng)絡中合法共存。對約定的商標共存和非約定的商標共存應區(qū)別適用禁止混淆原則。在非約定的商標共存中，市場的隔離應該是雙向的。宜將界定在先使用的時間點從注冊商標申請日推遲到初步審定公告日。僅注冊域名
摘要:網(wǎng)絡沒有改變商標共存的制度基礎，商標可以在網(wǎng)絡中合法共存。對約定的商標共存和非約定的商標共存應區(qū)別適用禁止混淆原則。在非約定的商標共存中，市場的隔離應該是雙向的。宜將界定在先使用的時間點從注冊商標申請日推遲到初步審定公告日。僅注冊域名不構成在先使用。網(wǎng)絡商標在先使用人的市場疆域不覆蓋整個互聯(lián)網(wǎng)，其“原使用范圍”可借助網(wǎng)絡平臺和產品來限定。網(wǎng)絡中的商標在先使用范圍不延及線下市場，在先使用人在線下的商標使用應限于為完成線上交易。
關鍵詞:商標共存;混淆可能性;先用權;原使用范圍;互聯(lián)網(wǎng)
2018年秋冬時節(jié)，蘇州稻香村和北京稻香村圍繞“稻香村”商標分別發(fā)生在蘇州①和北京②的兩起判決結果截然相反的訴訟引起了公眾的廣泛關注。兩個公司各自擁有“稻香村”字號，并在相似的產品上擁有“稻香村”商標，多年來紛爭不斷。蘇州稻香村與北京稻香村之間的糾紛絕不僅僅是個案，而是代表了一個類型，即商標共存糾紛。如何讓這類公司之間形成相對穩(wěn)定的市場劃分和市場共存③，既是相關法院所致力的目標，也是學界近年討論頗多的一個議題④。雖然我國的行政和司法實踐多次肯定過商標共存，但是我國的商標共存規(guī)則仍存在值得推敲之處。另外，學界對于網(wǎng)絡中的商標共存規(guī)則尚乏研究。建立在物理環(huán)境中的商標共存規(guī)則是否可被適用于沒有邊界的網(wǎng)絡世界?如果可以，應如何適用?商標共存對商標共存人線上和線下的經(jīng)營有何影響?這些問題都亟待回答。本文擬在對我國商標共存現(xiàn)象進行梳理的基礎上，參考其他國家和地區(qū)相關的立法和司法經(jīng)驗，回答上述問題，探尋數(shù)字網(wǎng)絡環(huán)境下公正合理的商標共存規(guī)則。
一、商標共存的基本規(guī)則
商標共存是指在同一個法域中，兩個或者多個企業(yè)在相同或者類似的商品
為行文簡潔，本文“商品”一詞包括商品和服務。上合法地持有和使用相同或者近似的商標[1]。共存的標識包括商標以及與商標功能相似的其他商業(yè)標識，如商號、域名等相同觀點還可參見:上海市第一中級人民法院民五庭課題組.商標共存的理論基礎與實踐探索[EB/OL].[2019-01-30].http://www.a-court.gov.cn/platformData/infoplat/pub/no1court_2802/docs/201303/d_1689038.html.。導致商標共存的原因多種多樣。分隔的市場、企業(yè)經(jīng)營的擴張、授權渠道的多元化、商標審查的主觀性，甚至消費習慣的改變，都有可能造成商標共存。從商標共存人的主觀狀態(tài)來看，既有主動的商標共存，即約定的商標共存;也有被動的商標共存，即非約定的商標共存。前者如在后注冊商標申請人提交商標共存協(xié)議獲得注冊，從而與在先注冊商標共存。這種現(xiàn)象近年來有日益增多的趨勢，僅2016年司法駁回商標評審委員會的復議決定的案件中涉商標共存協(xié)議的就有80多件[2]。后者如在先未注冊商標使用人與在后注冊商標權人之間，
就相同或者相似的商業(yè)標識形成的商標共存。
禁止混淆原則是商標法的基本原則之一。商標共存雖不可避免地會引起一定程度的混淆，但卻為許多國家和地區(qū)的法律所容許，個中理由皆因商標共存人有值得法律保護的利益。在約定的商標共存中，無論是在先注冊商標權人對在后商標申請人申請相同或者近似的商標放棄其異議權和訴權，還是商標共存人對各自的商標權行使方式和內容進行限制，都是商標權人對自身擁有的商標權進行處分的一種方式。商標權人對其私權的處分，只要不危害公共利益，理應得到法律的尊重
最高人民法院曾在多個判決中表達了此觀點，可參見:最高人民法院(2016)行再103號行政判決書。。在非約定的商標共存中，無論是注冊還是未注冊商標人都善意地使用了商標，并通過善意使用使其商標凝結了一定的商譽，則其對商標的繼續(xù)使用就有了正當性，因為商標法保護的本質是保護商標承載的商譽。
商標共存規(guī)則的核心是如何處理好商標共存與禁止混淆原則的關系。商業(yè)標識本身的相似性雖然增大了混淆可能性，但并不會必然導致混淆。商標的影響范圍與法律的效力范圍并不總是完全一致，共存于同一個法域中的兩個商標也就不一定共存于同一個市場。兩個處于不同市場的商標當然不容易相互混淆。分隔市場最常見、最清晰的界限是地理疆界。商標的使用方式、商品的定價、設計、目標群體等的不同，都可能使得在同一法域內共存的商標事實上不在同一個市場。商標的知名度、消費者對商品的注意程度和對商品知識的掌握程度等也會影響到共存商標是否相互混淆。例如我國最高人民法院在“NEXUS”商標案中參見:最高人民法院(2016)行再103號行政判決書。認為，涉案引證商標用于自行車用計算機，面對的消費者群體是少數(shù)對專業(yè)自行車運動感興趣的運動員或者騎行愛好者，這類消費者對自行車用計算機有著較為專業(yè)的認知，在選購這類商品時對商品的商標會施以較高的注意力，對于近似標識有著較高的分辨能力。最終，法院得出涉案的兩個相似商標不會導致消費者混淆的結論。
對于非約定的商標共存必須遵循禁止混淆原則，各個國家和地區(qū)的立法和司法立場均一致，區(qū)別在于對禁止混淆原則的具體執(zhí)行上。我國商標法僅要求在先未注冊商標使用人在原有范圍內繼續(xù)使用商標，但并未禁止在后注冊商標權人進入在先未注冊商標使用人的原有市場。這就可能造成在在先使用人的原使用范圍內同時出現(xiàn)在后注冊商標和在先使用商標，從而造成混淆。與我國明顯注重對注冊商標權人的保護不同的是，美國立法和司法更注重對商標實際使用者利益的保護。美國的非約定商標共存又被稱為“競爭性商標使用”，其以商標共存人之間地理上的隔離性以及在后使用人的善意為條件，由上世紀初的Hanover Star Milling Co. v. Metcal參見:Hanover Star Milling Co. v. Metcal， 240 U.S. 403 (1916).和United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.
參見:United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.， 248 U.S. 90 (1918).兩個判例發(fā)展而來。與我國要求在先使用人單方面不得進入注冊商標權人疆域不同的是，美國商標法上的地理隔離性是雙向的:不僅未注冊商標使用人不得擴展其商標使用的地理范圍，入侵注冊商標權人的市場;注冊商標權人也不得進入未注冊商標使用人的市場，蠶食未注冊商標使用人的市場。簡言之，在先使用人與在后注冊人的市場在我國是包含關系(前者處于后者的領域內)，但在美國是并列關系。美國法上雙向性質的地理隔離規(guī)則有效地將共存人的商標市場相隔離，最大限度地避免了混淆可能性，保護了商標共存人的共同利益，值得我們借鑒。因此，筆者建議在我國《商標法》第59條第3款之后增加規(guī)定:“注冊商標權人也不得在該商標在先使用人的原使用范圍內使用其注冊商標。”
對于約定的商標共存是否也適用禁止混淆原則以及在何種程度上適用禁止混淆原則存在一定的爭議。以中國和美國為例，商標注冊部門都從商標應具有顯著性出發(fā)，認為共存商標應如其他商標一樣，必須通過不混淆測試;商標共存協(xié)議僅僅是判斷共存商標之間是否存在混淆的一個考量因素
美國有關案例可參見:In re N.A.D. Inc.， 754 F.2d 996， 224 USPQ 969， 971 (Fed. Cir. 1985)， In re Bay State Brewing Co.， 117 USPQ2d 1958， 1963 (TTAB 2016).我國有關案例可參見:商評字〔2012〕第27235號《關于第8533178號“RAGE及圖”商標駁回復審決定書》。 。而法院則認為商標是一種私權，商標共存協(xié)議是商標權人行使其私權的一種方式，只要不違反公共利益，即應得到尊重;且商標權人比一般公眾更清楚商標共存對其商標的影響，因此，商標共存協(xié)議是共存商標之間不存在混淆的重要證據(jù)美國法院判決可參見:In re E.I. duPont de Nemours & Co.， 476 F.2d 1357 (CCPA 1973)，In re Four Seasons Hotels Ltd.， 987 F.2d 1565， 26 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1993); In re N.A.D. Inc.， 754 F.2d 996， 224 USPQ 969 (Fed. Cir. 1985); see also du Pont， 476 F.2d at 1362-63， 177 USPQ at 568。我國法院判決可參見:最高人民法院(2016)行再103號行政判決書;北京市高級人民法院(2013)高行終字第281號行政判決書。。
筆者贊同我國和美國法院對簽署了共存協(xié)議的商標共存所持的更為寬容的態(tài)度，但并不完全贊同其論證邏輯。首先，商標共存協(xié)議不是共存商標之間不存在混淆的證據(jù)，而恰恰是存在混淆可能性的有力證據(jù)。因為如果商標之間不存在混淆可能性，則注冊商標申請人就不必去取得已注冊商標權人的同意;商標共存人就不必簽訂協(xié)議限制各自的商標使用，以避讓對方的市場。其次，尊重商標人通過共存協(xié)議行使其商標權與要求共存商標之間不存在混淆相互矛盾。法院認為商標共存協(xié)議是共存商標之間不存在混淆的重要證據(jù)，顯然仍然將是否構成混淆作為決定是否允許約定商標共存的根本準則。事實上，如果商標共存人對于相似的商標沒有約定充分的措施來避免混淆，美國法院仍可能拒絕在后商標的注冊參見:Eg in re Bay State Brewing Company， Inc.， Serial No. 85826258 (February 25， 2016)，In re Mastic Inc.， 829 F.2d 1114， 4 USPQ2d 1292 (Fed. Cir. 1987);等.，我國法院則通常在強調商標共存協(xié)議的有效性之后繼續(xù)比較涉案的共存商標并論證是否存在混淆可能性
參見:最高人民法院(2016)行再103號行政判決書;北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第3251號民事判決書;北京市高級人民法院(2017)京行終529號民事判決書;等。。本文認為，既然法院尊重商標權人對私權的處分，且認為商標共存人對其商標在市場上的使用最為熟悉，作為直接利害關系人的商標共存協(xié)議人認為不存在商標混淆的結論顯然比局外人對共存商標之間存在混淆可能性的假想更令人信服，那么就沒有必要再對共存商標之間是否存在混淆可能性，以及商標共存協(xié)議是否就避免混淆做了充分安排再進行審查。一般來說，商標共存人之間是競爭關系，因而商標共存人為防止被搭便車會盡量避免混淆。但商標共存人也完全有可能合謀。例如，為締結共存協(xié)議，在后商標申請人通常會給予在先注冊商標權人一定的經(jīng)濟補償。因此，無法排除部分商標權人為獲取經(jīng)濟補償或者搭在后注冊商標人的便車，在明知商標共存可能導致混淆的情況下，仍簽署商標共存協(xié)議的可能性。正因為此，有學者甚至發(fā)出了“商標共存協(xié)議究竟是合法的合約還是欺騙消費者的工具”的疑問[3]。不過，既然商標是私權，商標權人就有權在不危害公共利益的前提下自行處分。維護商標的顯著性、提高商標聲譽，固然是商標權人行使商標權的方式;放任商標顯著性減弱甚至放棄商標權本身，也是商標權人行使商標權的方式。共存協(xié)議中的商標之間雖然有可能發(fā)生混淆，但該混淆首當其沖損害的是商標共存人而非消費者的利益，因為消費者還可以由于無法區(qū)分該共存商標而購買其他競爭者的商品。保護消費者雖然是商標法的立法目的之一參見:《中華人民共和國商標法》第1條。，但商標法并無給消費者提供直接保護的制度安排。商標法對消費者的保護是通過對商標權人的保護、對市場秩序的維護來實現(xiàn)的參見:北京市高級人民法院(2013)高行終字第281號行政判決書。。實際上，商標法并不完全禁止混淆。例如，商標權人使用系列相似商標的情況比比皆是，也在一定程度上造成消費者的混淆[4]。因此，商標共存主要在于共存人愿意容忍共存商標之間的混淆，例如我國香港特別行政區(qū)《商標條例》第12條第8款規(guī)定，如果在先商標或者其他權利人同意，則商標局不得以申請人的商標與在先商標相同或者相似，因而可能導致公眾混淆為理由拒絕其注冊。
當然，任何人行使其權利都不得損害公共利益參見:《中華人民共和國憲法》第51條。，包括約定商標共存。雖然公共利益一詞無論在法學界還是非法學界都被廣泛運用，但卻是一個極其模糊因而難以定義的概念[5]1。在我國《物權法》制定過程中，公眾及學者曾對如何界定“公共利益”展開了討論，但最終由于未能凝聚足夠的共識，《物權法》回避了對“公共利益”概念的正面界定[6]。即使是商標法上的公共利益的內涵和外延，也同樣眾說紛紜
眾多學者因2015年的“微信”商標爭議案對商標法上的公共利益、特別是就“龐大的消費者對某個商標所形成的穩(wěn)定認知”是否構成公共利益所進行的討論即是一個很好的例子。該案一審以如核準原告的注冊商標申請會影響消費者對“微信”這一商標已形成的穩(wěn)定認知從而違反公共利益為由，支持了商標評審委員會駁回原告注冊申請的決定。(參見:北京知識產權法院(2014)京知行初字第67號行政判決書)最終該案二審法院以計算機程序能夠及時通知用戶、從而不會造成消費者誤認、不涉及公共利益為由推翻了一審判決。(參見:北京市高級人民法院(2015)高行知終字第1538號行政判決書)[7-12]。有學者梳理了歐洲法庭涉及公共利益的商標案件，發(fā)現(xiàn)歐洲法庭至少提到了十二種 “公共利益”[13]。雖然保護消費者不被混淆也常常被認為是商標法上的公共利益[14]，但卻不一定能導致商標共存協(xié)議無效
參見:北京市高級人民法院(2014)高行(知)終字第3024號民事判決書。。只有當消費者對共存商標的誤認可能導致比商標權受損更嚴重的后果，商標共存協(xié)議才會被推翻。例如在“艾格福”商標爭議案中，由于申請商標與引證商標均使用在第5類農藥商品上，相關商品與農業(yè)生產和生態(tài)環(huán)境密切相關，故法院認為兩商標近似可能損害公共利益，濟南艾格福公司提交的商標共存協(xié)議不能成為申請商標獲準注冊的充分理由
參見:最高人民法院(2017)最高法行申3845號行政判決書。。同樣，安第斯法庭也因涉案商標用于人用藥品，“混淆可能導致對人類健康不可逆轉的損害”而拒絕了已獲得注冊商標權人同意的相似商標的注冊，因為此時商標權人的利益必須讓位于公共利益
參見:The Eleventh Annual Int’l Rev. of Trademark Jurisprudence， 94 TRADEMARK REP. 277， 355-56 (March-Apr. 2004).。商標共存協(xié)議是否危及公共利益，需要商標行政部門和法院根據(jù)個案具體衡量。借鑒學者提出的公共利益具有“可共享性”“開放性”“可還原性”和“層次性”等特征[7]，筆者認為可以從廣度和深度兩方面來衡量影響商標共存的公共利益:一方面，相較商標權人的私利益，公共利益會影響到更多的人，且該更多的人是不特定多數(shù)人[15];另一方面，相比商標權人的利益，公共利益所涉及的是人更根本的利益，對應的是人更基本的需求。
二、禁止混淆原則在網(wǎng)絡商標共存中的適用
電子商務的發(fā)展使得一些原本毫無交集的商標同時出現(xiàn)在網(wǎng)絡上，從而產生了大量的商標共存和共存商標沖突現(xiàn)象。例如在成都螞蟻物流有限公司訴長沙市螞蟻搬家有限公司一案中
參見:湖南省長沙市中級人民法院(2015)長中民五初字第00757號民事判決書。，原告擁有“螞蟻搬家”商標，被告則擁有“螞蟻搬家”商號。由于搬遷服務本身具有較強的地域性，兩家公司原本互不打擾。但隨著原被告建立各自的網(wǎng)站并使用“螞蟻搬家”這一標識，沖突隨之產生。一般而言，分隔的市場是商標共存的前提。約定的商標共存通過約定、非約定的商標共存則根據(jù)法律規(guī)定將商標共存人的商標相隔離。但在數(shù)字網(wǎng)絡環(huán)境中根本不存在國界，更遑論對國內市場的分隔。因此，在電子商務發(fā)展最早的美國，商標共存制度能否繼續(xù)適用于網(wǎng)絡曾經(jīng)遭到司法界和學界的質疑。例如美國第四巡回法院認為在網(wǎng)絡上的商標共存是無法想象的，因為傳統(tǒng)的商標共存制度是建立在市場可以被分隔的基礎上，而網(wǎng)絡不僅僅是全國性的，甚至是全球性的
參見:Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names， 302 F.3d 214， 234 n.9 (4th Cir.2002).。一些學者也認為網(wǎng)絡中的商標共存必然導致混淆[16]。
盡管在網(wǎng)絡中，在相同或者類似的商品上使用相同或者近似商標可能更容易導致混淆，但商標共存仍然能夠也必須繼續(xù)存在于網(wǎng)絡中。一方面，無論商標共存是發(fā)生在物理環(huán)境還是在網(wǎng)絡環(huán)境中，都沒有改變商標共存人應受法律保護的利益;另一方面，網(wǎng)絡發(fā)展到今天已不僅僅是一個信息傳播媒介或者促銷工具，而是一個可以與實體市場分庭抗禮的成本更低廉、信息傳播更迅速的獨立市場。在電子商務高度發(fā)達的今天，擁有自己的網(wǎng)頁和在網(wǎng)絡上進行營銷幾乎是所有企業(yè)不可缺少或者不可忽視的�；钴S在網(wǎng)絡上的既有線上廣告、線下交易的傳統(tǒng)企業(yè)，也有很多業(yè)務主要依賴網(wǎng)絡、甚至所有業(yè)務均依靠網(wǎng)絡完成的企業(yè)。因此，如果不允許商標共存于網(wǎng)絡，則勢必讓其中一方甚至各方都被信息時代拋棄，這顯然既不公平也沒有必要。美國第六巡回法庭早在2001年即明確支持了網(wǎng)絡中的商標共存
參見:Allard Enterprises， Inc. v. Advanced Programming Resources， Inc.， 249 F.3d 564 (6th Cir. 2001).。美國紐約西區(qū)地區(qū)法院在Dudley v. Healthsource Chiropractic一案
參見:Dudley v. Healthsource Chiropractic， 883 F. Supp. 2d 377 - Dist. Court， WD New York 2012.中也肯定了商標共存可以繼續(xù)存在于網(wǎng)絡中，因為如果只允許未注冊商標使用人在網(wǎng)絡中使用該商標，會減損注冊商標權人基于聯(lián)邦商標注冊享有的利益和保障;而如果允許注冊商標權人壟斷在網(wǎng)絡中使用該商標的權利，則
過于嚴苛地限制了未注冊商標的發(fā)展從而對未注冊商標使用者不公平。我國學者對網(wǎng)絡環(huán)境中的商標共存尚無深入探討，但在僅有的幾個案例中
參見:湖南省長沙市中級人民法院(2015)長中民五初字第00757號民事判決書;深圳市中級人民法院(2017)粵03民初977號民事判決書。，法院都肯定了相同或者相似的商標可以繼續(xù)共存于網(wǎng)絡。
相對于在現(xiàn)實環(huán)境中商標總是與立體的商品以及多姿多彩的空間環(huán)境相聯(lián)系，網(wǎng)絡中的商標都以單一的平面形式呈現(xiàn)，使消費者更加難以區(qū)分。而且網(wǎng)絡中的商標圖案和文字較小，如果商標項下的商品價值不大，消費者只會施以一般注意，更難以區(qū)分相似的商標。因此，在網(wǎng)絡中，商標共存人可以在各自的網(wǎng)頁中結合企業(yè)的其他標志，包括商號、地名等，將自己的商標與商標共存人的商標相區(qū)別。正如最高人民法院在“NEXUS”一案中指出，雖然商標的主要作用在于區(qū)分商品或者服務的來源，但商標權人的企業(yè)名稱及字號、相關商品特有的包裝裝潢等其他商業(yè)標志也可以一并起到區(qū)分來源的作用。所以，商標共存人如在實際使用過程中結合其他商業(yè)標志，亦可以有效避免相關公眾的混淆、誤認
參見:最高人民法院(2016)行再103號行政判決書。。當然，當事人僅在網(wǎng)站中簡單地作“本網(wǎng)站與……毫無關聯(lián)”之類的說明恐怕是不夠的。例如在加拿大法院審理的United Airlines v. Cooperstock案中參見:United Airlines v. Coopertock， 2017 FC 616.，被告網(wǎng)站域名Untied.com與原告網(wǎng)站域名United.com僅中間兩個字母的順序不同，網(wǎng)站整體風格也很接近。雖然被告網(wǎng)站有提示“本網(wǎng)站非美聯(lián)航網(wǎng)站”，但法官認為該提示不足以將兩個網(wǎng)站相區(qū)別，對被告頒發(fā)了禁止令。
如果說對于網(wǎng)頁中出現(xiàn)的商標，因其外觀設計多少有不同，加之若商標權人輔以其他標識、說明、網(wǎng)頁設計等進行區(qū)分，消費者尚可以通過充分的注意加以辨別的話，那么對于由商標構成的或者以商標為主體的純文字且無法進行外觀設計的域名和關鍵詞等網(wǎng)絡標識，消費者要進行分辨顯然要難得多甚至不可能。故在域名、關鍵詞搜索和元標簽等當中使用商標，使用人必須嚴格秉承善意原則，謹慎使用自己的商標和商號。在英國2016年的Victoria Plum Ltd v. Victorian Plumbing Ltd & Ors一案中
參見:Victoria Plum Ltd v. Victorian Plumbing Ltd & Ors，[2016] EWHC 2911.，原被告的商標和商號文字構成非常接近，但由于二者外觀設計不同，在線下的環(huán)境中相對容易區(qū)分，因此多年來相安無事。后該案原告得知被告競價購買了一系列與原告商號相似的關鍵詞，將其訴諸法院。法院認為，雖然原被告的商標和商號含義相同，在日常用語中甚至可以互換，但被告明知原告商標的存在，卻沒有使用自己的商號，而是購買了一系列與原告商號相似的關鍵詞，其行為誤導了消費者，構成了侵權。加拿大法院也認為將他人的商標或者商號納入自己的域名需承擔侵權責任。在Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby)案中
參見:Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby)， 2017 BCCA 41.，原告與被告商標的縮寫都是VCC，但原告早于被告二十年成立，商標聲譽高于被告。被告后注冊域名VCCollege.ca，用戶在互聯(lián)網(wǎng)搜索VCC時，原被告雙方的廣告會出現(xiàn)在同一個搜索頁面。盡管消費者點擊進去后就不會再混淆，但法官仍然認為被告侵權，因為判斷消費者是否被誤導的時間是對一系列搜索結果進行第一眼判斷之時。
商標共存人不得故意針對另一個商標共存人的市場進行廣告和促銷。在物理世界中，非約定的商標共存以地理界限劃分各自的市場;約定的商標共存人也可以協(xié)議各自在不同的地理范圍內經(jīng)營。但網(wǎng)頁通�？稍谌珖踔寥蚍秶鷥仍L問，故不能避開對方的市場。不過，如果商標共存人的廣告特別針對對方的市場則可能構成侵權。例如在德國2016年的默克醫(yī)藥公司商標爭議案中
參見:LG Frankfurt a.M.， 2-06 0 13/16.，原告和被告簽訂多個共存協(xié)議，約定原告擁有包括英國在內的歐洲地區(qū)的商標使用權，被告則擁有在美國和加拿大的商標使用權。盡管被告的網(wǎng)站可以在英國被訪問這一現(xiàn)象屬于被告所聲稱的網(wǎng)絡無法避免的“溢出”，但被告在網(wǎng)頁中發(fā)布的從英國招聘具有英國相應從業(yè)資格且在英國工作的人員以及招募英國供應商的廣告，被法官認為是對原告市場的故意入侵，構成對原告商標權的侵犯。
除了以上的區(qū)分措施和規(guī)則，那些過于相似、特別容易混淆或被誤認為有關聯(lián)關系的商標的共存人，還可以在網(wǎng)頁中添加針對商標共存情況的特別說明。例如北京“稻香村”和蘇州“稻香村”，不僅商標文字一樣，且商標共存已久，各自都在一定的市場范圍內享有較高的聲譽，迄今為止的若干個有關“稻香村”的判決也沒有徹底解決二者商標共存中的混淆問題。為避免在網(wǎng)絡中發(fā)生更多的商標沖突，二者不妨在各自網(wǎng)站的顯著位置對雙方的商標加以比較區(qū)分，并說明兩個公司不存在關聯(lián)或者合作關系，甚至可以在各自的網(wǎng)站添加對方的鏈接，攜手幫助消費者進行分辨，共建良好的市場秩序。
三、信息時代商標在先使用的判定標準
商標在先使用是非約定的商標共存產生的主要原因之一。我國《商標法》第59條第3款規(guī)定了商標在先使用制度:在商標注冊人申請商標注冊前使用相同或者近似商標并有一定影響的，該使用人可以在原范圍內繼續(xù)使用該商標。
在先使用人對商標的使用必須是善意的和真實的，這一點也適用于信息時代。我國多個法院在判決中明確指出，在先使用商標必須出于善意
參見:上海知識產權法院(2016)滬73民終311號民事判決書;北京知識產權法院(2017)京73民終1992號民事判決書;等。。真實的使用意味著該商業(yè)標識在商業(yè)活動中被持續(xù)地使用以表示商品來源。僅僅擁有某個標識并不構成使用。例如，僅僅注冊了域名而既未建設網(wǎng)站，也沒有將構成該域名的主體標識用于商業(yè)活動中，則不構成真實使用。因為該域名并未建立起與商品的聯(lián)系，也無法起到區(qū)分商品來源的作用。我國法院
參見:北京市第一中級人民法院(2000)一中知初字第11號民事判決書。和美國法院
參見:Juno Online Servs.， L.P. v. Juno Lighting， Inc.， 979 F. Supp. 684， 691 (N.D. Ill. 1997)，Brookfield Communications， Inc. v. West Coast Entm’t Corp.， 174 F.3d 1036， 1051 (9th Cir. 1999).都曾多次拒絕承認沒有用于經(jīng)營的域名可以用于對他人商標權進行抗辯。反之，如果域名在注冊商標申請前被投入使用，則可能構成在先使用。例如在杭州博客旅行社有限公司與上海馳譽網(wǎng)絡科技有限公司侵害商標權糾紛上訴案中參見:上海市高級人民法院(2015)滬高民三(知)終字第1號民事判決書。，上訴人在被上訴人注冊商標申請日前即注冊了
以涉案商標為主體的域名，并將該域名以及其中文翻譯用于廣告宣傳中，二審法院據(jù)此確認了上訴人對涉案商標的在先使用行為。
在先使用人對商標的使用必須在商標注冊人申請商標注冊之前已有一定影響。我們是否可以因為網(wǎng)絡覆蓋廣泛，在網(wǎng)絡中使用的商標可以在全國乃至全球被訪問就認定其“有一定影響”呢?答案顯然是否定的。因為這里所要求的“有一定影響”是指該未注冊商標事實上為消費者所知曉而非其影響力可能達到的范圍。不過，我國法院對于如何判定未注冊商標“有一定影響”的看法不盡一致。一些法院認為應該參照適用《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第1條第1款的規(guī)定，從商品的銷售時間、銷售區(qū)域、銷售額和銷售對象，進行宣傳的持續(xù)時間、程度和地域范圍，對涉案商標進行綜合判斷
參見:湖南省長沙市中級人民法院(2015)長中民五初字第00757號民事判決書。。也有法院參照《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第18條第2款的規(guī)定，認為在中國境內實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉的商標，即屬于“有一定影響”的商標。北京知識產權法院則認為，我國《商標法》第59條第3款對未注冊商標具備“一定影響”的要求旨在證明，在先使用人對未注冊商標的使用已經(jīng)產生了需要商標法保護的利益，“而此種利益的產生原則上不需要該商標具有較高知名度，亦不要求其知名度已延及較大的地域范圍”。只要使用人對其商標的使用確系真實使用，且經(jīng)過使用已使得商標在使用地域內起到識別作用，則該商標便具有了保護的必要性，達到了“有一定影響”的要求
參見:北京知識產權法院(2015)京知民終字第588號民事判決書。。在“貝嘉琦”侵害商標權案中
參見:天津市第一中級人民法院(2015)一中民五初字第0108號民事判決書。，天津市第一中級人民法院對網(wǎng)絡中未注冊商標的使用達到“一定影響”的標準也做出了類似的回答。該案被告在原告申請商標注冊前已在天貓網(wǎng)絡平臺上開設了與原告注冊商標同名的網(wǎng)絡店鋪，并在商品介紹中使用了與原告商標相同的標識。法院基于天貓網(wǎng)絡平臺的影響力以及被告的銷售情況，認定被告的在先使用行為形成了一定影響。判決書中沒有公布被告的銷售額，但根據(jù)被告網(wǎng)店僅在原告申請商標注冊前兩個月才開始銷售以及涉案商品(滑板車)的性質，可以推測被告在原告申請商標注冊前的銷售額以及銷售的范圍不足以達到一定的規(guī)模。法院作出如此判決實際上是基于被告早于原告對其未注冊商標的真實使用。筆者認為北京知識產權法院和天津市第一
中級人民法院的判決降低了未注冊商標受保護的門檻，更符合商標法的立法精神。因為商標的生命在于使用，商標的功能在于識別。只要未注冊商標人使用商標是善意的，其對商標的使用已經(jīng)使得商標成為部分消費者識別其商品的工具，則其商標之上就承載了商譽，其商標之上就形成了可受法律保護的利益。
值得探討的是，在市場瞬息萬變的信息時代我們是否需要重新界定先用權的時間點?我國《商標法》第59條第3款規(guī)定未注冊商標的使用必須發(fā)生在注冊商標申請之前，未注冊商標使用人才可能享有在先使用抗辯權，未注冊商標才可與注冊商標共存。此條規(guī)定的目的在于保護注冊商標權人的合法預期利益，引導商家及時進行商標注冊。但商標申請之日雖然對于商標注冊人來說具有重要意義，未注冊商標人卻可能對之毫不知情。未注冊商標人既然選擇了不注冊商標，就不可能時刻關注與其相同或者相似的商標注冊情況，不可能及時獲知該商標的注冊申請時間。更何況，除非通過專業(yè)商標代理人，否則公眾只有在商標申請進入初步審定公告后才有可能獲知其申請情況。因此，選擇申請日作為界定在先使用的時間點，對于防止出現(xiàn)非預期的商標共存現(xiàn)象，對于未注冊商標人根據(jù)他人的商標注冊情況及時調整自己的商標戰(zhàn)略，對于避免未注冊商標人和注冊商標人之間的糾紛，并無益處。在信息時代，一個商標從申請到初步審定公告的幾個月間，與之相似的商標甚至有可能完成了從首次使用到成為馳名商標的過程。例如在“微信”商標案中，創(chuàng)博亞太公司于2010年11月12日申請注冊“微信”商標，2011年8月27日獲得初步審定公告。騰訊公司于2011年1月21日首次推出名為“微信”的聊天軟件，至當年11月底已經(jīng)擁有超過5000萬客戶，可以推斷騰訊公司的“微信”商標在創(chuàng)博亞太公司的“微信”商標申請初步審定公告前已在市場上擁有相當?shù)闹?/p>
參見:北京市高級人民法院(2015)高行知終字第1538號行政判決書。。雖然最終由于“微信”這一商標使用在“信息傳送、電話通訊”等服務上沒有顯著性，創(chuàng)博亞太公司的商標注冊申請被駁回;而騰訊公司則由于通過對“微信”商標的使用而使得該商標已經(jīng)與其手機聊天軟件建立了緊密的聯(lián)系，使得其“微信”商標獲得了顯著性，因而保住了其“微信”商標。但如果爭議商標具有顯著性，且創(chuàng)博亞太公司成功注冊，則顯然騰訊公司必須更換商標。如果說騰訊公司不得不更換商標、承受損失是商標注冊制度對其的懲罰，那么讓注冊商標人不費吹灰之力即擁有了一個有相當知名度的商標，也不能說是公平的。因此，筆者認為將界定先用權的時間點設定為注冊商標申請初步審定公告日才較為科學。
四、網(wǎng)絡中共存商標的疆域劃分
雖然網(wǎng)絡是沒有邊界的，但并不意味著網(wǎng)絡市場絕對不可以劃分。在約定的商標共存中，商標共存人可以通過網(wǎng)頁語言、網(wǎng)頁內容、網(wǎng)絡定位工具、網(wǎng)絡平臺等對網(wǎng)絡市場進行劃分，對各自的疆域進行界定。如前述默克醫(yī)藥公司商標爭議案中，原告和被告就通過要求被告在涉案商標前加上地理指示、禁止原被告針對對方市場進行營銷等方式對包括網(wǎng)絡在內的市場作了劃分。對商號、域名等與注冊商標形成的商標共存，商標共存人應根據(jù)各自商業(yè)標識注冊時所依據(jù)的法律，在不同的領域使用其標識。在先使用造成的商標共存的市場劃分則應遵循我國《商標法》第59條第3款的規(guī)定，即注冊商標權人可以在全國范圍內使用其商標，而在先使用人只能在“原使用范圍”內繼續(xù)使用其商標。因此，在先使用人和注冊商標人在網(wǎng)絡中的商標使用疆域的劃分取決于對在先使用人的“原使用范圍”的界定。關于如何界定在先使用人的“原使用范圍”，我國已有司法案例給出了回答。具體來說，在先使用人的“原使用范圍”可以從以下幾個方面來界定:商標標識;商標所標示的商品;商標使用人以及商標使用的市場。
商標在先使用人在“原使用范圍”內使用其商標，這首先意味著在先使用人在商標注冊申請日之后即不得改變商標標識和使用該商標標示的商品。這一規(guī)則對于在物理環(huán)境和網(wǎng)絡環(huán)境中的在先使用同等適用。商標專用權的權利范圍以“核準注冊的商標和核定使用的商品為限”，在先使用人對其標識的權利范圍也以注冊商標申請日前使用的商標和使用的商品為限。在先使用人之所以在他人將與其標識相同或者相似的標識注冊為商標之后還可以繼續(xù)使用該標識，是由于其商標使用行為發(fā)生在先，其后續(xù)行為是在先使用行為的延續(xù)，因此后續(xù)使用行為只能限于在先使用的商標及商品，而不能延及未使用過的類似商品與近似商標。
如果在先使用人改變了商標標識，則對改變后的商標標識不擁有先用權。例如在“魏家涼皮”案中參見:河南省高級人民法院(2018)豫民終1918號民事判決書。，法院認為，即使被告可以證明其在先使用了“魏家米皮”商標，也不能因此獲得對“魏家涼皮”商標的在先使用權。在先使用人將其在先使用的標識用在其他商品之上也不享有先用權。例如在“華美”商標案中
參見:重慶市高級人民法院(2018)渝民終316號民事判決書。，原審原告在42類“醫(yī)療診所、牙科”和44類“醫(yī)院、整形外科”注冊了“華美”商標。原審被告也同樣經(jīng)營這兩種業(yè)務且使用相同的商標。原審被告在原審原告申請其商標注冊之前已經(jīng)在整形外科范圍內使用該商標，但原審被告將該商標用于牙科的時間晚于原審原告的注冊商標申請時間。盡管牙科和整形外科關系十分密切，但法院只允許原審被告繼續(xù)在整形外科范圍內使用“華美”商標，而拒絕了原審被告在牙科范圍內對“華美”商標的先用權。
在商標注冊后，在先使用人即不得許可他人使用其標識。但對于商標在先使用人是否僅限于在注冊商標申請日之前的該未注冊商標使用者本人，各地的司法實踐不完全一致。北京知識產權法院認為商標先用權的主體僅限于在先使用人本人及在先已獲授權許可的被許可使用人
參見:北京知識產權法院(2015)京知民終字第588號民事判決書。。廣東省高級人民法院也認為“該標識只能由原使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用……而不得超出該使用范圍許可或轉讓給他人使用。否則，將導致該先用權被濫用而加劇該在先使用的標識與對方商標之間的矛盾與沖突，進一步擴大相關公眾的混淆和誤認，不僅沖擊我國遵循的商標注冊基本制度，變相架空注冊商標權人的權利，對注冊商標權人不公平，更會助長市場競爭的無序發(fā)展”
參見:廣東省高級人民法院(2014)粵高法民三終字第27號民事判決書。。另一些法院則認為，商標先用權的主體不僅包括在先使用人本人及在先已獲授權許可的被許可使用人，也包括在先使用人的商標受讓人，不論該受讓行為發(fā)生在注冊商標申請日之前還是之后。例如在“歡途”案中，被上訴人在上訴人的商標申請日之后才從第三人手中受讓涉案商標和域名，但由于第三人在上訴人申請商標之前即使用了該商標，上海市高級人民法院認為被上訴人擁有在先使用權
參見:上海市高級人民法院(2015)滬高民三(知)終字第1號民事判決書。筆者認為，商標在先使用人應該包括在先使用人本人或其繼受人(不論該繼受行為發(fā)生在注冊商標申請日之前還是之后)以及商標申請日之前的被許可人。因為我國《商標法》第59條第3款對在先使用人繼續(xù)使用的范圍進行限制的目的是保護注冊商標權人的市場不被侵犯，而不是限制在先使用人對其商標權益的處分。在先使用人將其未注冊商標權益轉讓給他人，符合未注冊商標人對其民事權益的處分，對注冊商標權人的利益并沒有不良影響。因為無論在先使用人的商標轉讓是發(fā)生在商標申請日之前還是之后，該轉讓都沒有增加該商標的使用人范圍。
網(wǎng)絡中共存商標疆域劃分的難點在于對在先使用人的市場界定。由于網(wǎng)絡的無邊界性，是否一個商標一旦在網(wǎng)絡上使用，其市場就覆蓋整個網(wǎng)絡，其使用人的在先權利范圍就及于整個網(wǎng)絡呢?答案是否定的。一個商標占有某個市場的標志不僅僅是因為其在某個市場投入使用，而是有確切的證據(jù)證實該商標在這個市場確實為人所知，確實發(fā)揮了將其標識的商品與其他同類商品相區(qū)別的功能。例如在美國的Echo Drain v. Newsted一案中
參見:Echo Drain v. Newsted， 307 F. Supp. 2d 1116， 1119 (C.D. Cal. 2003).，原告是一支達拉斯市樂隊，在涉案商標注冊前即使用了該商標，并在以涉案商標為域名的網(wǎng)站中提供樂隊的新聞和照片，允許訪客下載其音樂和上傳評論。盡管該網(wǎng)站可以在全球范圍內訪問，但樂隊并無證據(jù)證明有來自于達拉斯地區(qū)之外的訪客。因此，該案法院認為原告商標的在先使用市場僅僅限于達拉斯市，其今后也只能在達拉斯范圍內使用其商標。
深圳市中級人民法院在“悅跑”商標爭議案
參見:深圳市中級人民法院(2017)粵03民初977號民事判決書。中對如何界定在先使用人在網(wǎng)絡中的“原使用范圍”做出了十分有益的探索。法院認為在互聯(lián)網(wǎng)上形成的在先權利的“原使用范圍”為整個互聯(lián)網(wǎng)，因為其服務范圍突破了現(xiàn)實地域限制，“已無法界定原使用范圍的‘地域性’”。未注冊商標使用人已通過先用權抗辯保護了其已有的市場份額和商譽，其繼續(xù)使用時的原有范圍應當予以嚴格的“限縮解釋”。因此，被告在“原使用范圍”使用是指其只能在原先使用的“悅跑圈”微博、“悅跑圈”微信范圍內，而不得通過其他方式或者其他互聯(lián)網(wǎng)產品提供以“悅跑圈”命名的“在線社交網(wǎng)絡服務”，也不能以“悅跑圈”的名義提供線下的交友服務。筆者非常贊同深圳市中級人民法院通過當事人在先使用商標的網(wǎng)絡平臺和網(wǎng)絡產品來限定先用權人繼續(xù)使用未注冊商標范圍的方法。
雖然理論上互聯(lián)網(wǎng)沒有邊界，公開的網(wǎng)頁都可以被搜索、被鏈接，但事實上不同的網(wǎng)站或者互聯(lián)網(wǎng)產品所受到的關注差別巨大，更多的網(wǎng)站或者互聯(lián)網(wǎng)產品勢必帶來更多的曝光率，從而擴大其市場范圍。因此，即使網(wǎng)絡沒有邊界，對于網(wǎng)絡中形成的在先權利的“原使用范圍”仍可以也有必要依據(jù)網(wǎng)絡平臺或者互聯(lián)網(wǎng)產品來進行限定。但筆者也不得不指出法院在這里存在一個邏輯錯誤。先用權人繼續(xù)使用的范圍即其先用行為所及的“原使用范圍”，二者具有同一性。法院認為“原使用范圍”為整個互聯(lián)網(wǎng)，但對其繼續(xù)使用范圍卻進行限縮解釋不合乎邏輯。在先使用權人并不因為在網(wǎng)絡中使用了商標，其商標的使用范圍和影響力就及于整個互聯(lián)網(wǎng)。無論原使用范圍還是繼續(xù)使用范圍都應受其在網(wǎng)絡中使用的平臺和產品等的限制。
另外，很多線上的市場活動仍然無法脫離線下的行為。那么在網(wǎng)絡中形成的在先權利，由于其商業(yè)活動的完成依賴于線下行為，其“原使用范圍”是否包括線下市場以及包括哪些線下市場?前文所述“悅跑”案中的未注冊商標使用人以“悅跑圈”名義提供的跑步交友活動就無法完全在線上完成，參與該活動的用戶最終要通過線下一起跑步實現(xiàn)鍛煉和交友的目的，因此該商標的使用勢必延續(xù)到線下。如果不允許其在線下使用，則該商家的服務無法完成，商家的商標使用就毫無意義，也給該商家的用戶造成不便。
因此，筆者認為，深圳市中級人民法院禁止“悅跑”案中的未注冊商標使用人以“悅跑圈”名義提供線下交友服務，并不意味著完全禁止該案被告在線下使用“悅跑”商標，而是禁止與其線上經(jīng)營無關的線下商標使用。質言之，“悅跑圈”在線下的使用必須是線上使用的延續(xù)。另外，雖然很多線上商家的線上交易必須在線下最終完成，客戶來自不同區(qū)域甚至可能遍及全國，但其網(wǎng)絡中的商標在先使用范圍并不覆蓋線下市場，因而也與客戶分布區(qū)域無關。因為這些商家僅在互聯(lián)網(wǎng)上經(jīng)營，連接客戶和商家的并不是線下的某個或者某些實體交易場所，而是商家所在的線上平臺。
不僅商家僅在網(wǎng)絡使用其商標，客戶也僅在網(wǎng)絡使用該商標搜索和購買商品。因此，假設某個淘寶商家僅在淘寶網(wǎng)在先使用了與他人注冊商標相同的標識，那么該商家今后也只能在淘寶平臺繼續(xù)使用該標識銷售與其之前銷售的相同的產品，而不得在其他網(wǎng)絡平臺銷售或者銷售其他產品;且其在線下對該標識的使用僅限于完成線上交易，不得在線下使用該商標進行廣告或者銷售。
五、結論
商標共存雖然容易引起混淆，但無論是在物理環(huán)境還是在網(wǎng)絡環(huán)境中，都有其存在的合理性。網(wǎng)絡的無邊界性及域名、關鍵詞等的純文字性，導致了更多的商標共存和共存商標沖突現(xiàn)象。商標共存規(guī)則的核心是商標共存與禁止混淆原則的關系。由于商標是一項私權，商標權人有權以約定共存的方式行使其商標權，因此，對約定的商標共存和非約定的商標共存適用禁止混淆原則時應有所區(qū)別:對于前者，除非違反公共利益，應尊重商標權人之間的約定，包括允許共存商標之間存在混淆的約定;對于后者，應修改現(xiàn)行《商標法》，確保雙方的商標使用市場相互隔離，避免混淆。
商標共存人在網(wǎng)絡上也能夠采取合理措施對各自的商標加以區(qū)別及避讓對方的市場。商標共存人可以借助對商標的外觀設計并結合其他商業(yè)標識與對方的商標相區(qū)分。商標共存人不得利用互聯(lián)網(wǎng)針對對方市場進行廣告和促銷，入侵對方市場。在先使用人在網(wǎng)絡中的商標使用必須是善意和真實的，其商業(yè)標識才可和注冊商標共存。在市場變化迅速的信息時代，以注冊商標申請日為界來確定商標在先使用，無益于避免商標沖突和平衡在先使用人和商標注冊人的利益;選取商標初步審定公告日作為界定商標在先使用的時間點更為合理。在先使用人并不因為在網(wǎng)絡中在先使用商標，其原使用范圍就包括整個互聯(lián)網(wǎng)。網(wǎng)絡中形成的商標在先使用的原有范圍仍可借助網(wǎng)絡平臺和產品等來限定。網(wǎng)絡商標的在先使用人僅可在其原使用的網(wǎng)絡平臺和互聯(lián)網(wǎng)產品上繼續(xù)使用;如其網(wǎng)絡交易必須借助線下行為完成，則其商標的線下使用只能是線上交易的延續(xù)。
參考文獻:
[1]Tamara Nanayakkara.IP and Business: Trademark Coexistence[EB/OL].[2019-01-30].
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相關論文投稿刊物：《中國專利與商標》中英文對照季刊，是中國專利代理(香港)有限公司主辦的知識產權專業(yè)刊物，于1985年在香港創(chuàng)刊，在香港出版，目前發(fā)行至60多個國家和地區(qū)。
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